第二节 知识产权许可合同

确定使用许可关系的最普遍的方式是签订许可合同。简单而言，许可合同的基本结构是——知识产权所有人（许可人）允许其他人（被许可人）使用其知识产权。知识产权仍然归许可人所有，只是被许可人可以在一定范围内加以使用，并支付许可人一定的费用。接下来本书将进一步介绍知识产权许可合同的主要问题。

一、许可合同的种类

按照许可合同的性质，知识产权许可合同大致分为两大类：独占许可和非独占许可。

独占许可也称专有许可，是指在合同约定的有效期限、使用方式、地域范围内，被许可人不仅具有排除他人实施该项专有权的权利，而且还具有排除权利人自己实施专利的专有权利。当被许可实施的权利在约定的期限、有效的地域范围内受到第三人的不法侵害时，独占被许可人可以提起侵权诉讼以保护自己的权益。有些国家甚至规定独占被许可人可以不通过权利人而以自己的名义独立提起诉讼。

非独占许可也称非专有许可，是指被许可人仅依据许可使用合同，在约定的期限、地域范围内，按照合同约定的方式使用被许可的权利；同时权利人可以以同样的方式在任何时间或地域范围使用，还可以许可他人进行同样的使用。而发生侵权行为时，非独占被许可人只能依靠权利人行使禁止权或其他权利，自己不能独立地进行此类救济行为。

另外一种特殊的许可形式是分许可，它是由被许可人在许可的范围内向第三人作出的许可。被许可人仅获得被许可权利的使用权而非所有权。一般而言，获得许可的目的也是在于自己使用，而非为了向第三人许可。因此，在被许可人必须授予分许可才能实现其目的时，分许可才被允许，且只有独占被许可人才有可能按照合同的约定进行分许可。专利权具有极强的独占性，一般被许可人进行分许可时需要事先或事后取得权利人的同意。如果被许可人擅自分许可第三人制造、销售或使用的，被许可人需承担违约责任或侵权责任，第三人则构成侵权。

简而言之，非独占许可只给予被许可人合法使用许可标的而免于受到许可人起诉的权利，他无权控制或限制许可协议范围内来自其他被许可人的竞争。与此相反，独占许可提供更多的保证。它要求许可人不得就同一标的向第三方另外授予新的许可，在许可协议的范围内使被许可人对权利标的进行排他性的使用。

按照许可合同的标的，知识产权许可合同又可分为技术许可（专利）、特许经营或商标许可协议、著作权许可协议。后文将对这几种不同的许可类型一一介绍。

二、许可合同的法律关系

（一）主体

知识产权许可合同的主体包括许可人和被许可人。

许可人一般就是知识产权的权利人，它所包含的范围很广，从自然人、法人、其他组织到国家都可能成为权利主体，享有许可人的地位。在某些情况下，对于一项知识产权可能存在多个权利人。在知识产权共有的情形下，存在如何进行许可，是否必须征得所有权利人的同意方能对外许可，抑或是部分共有人也可以进行单独许可，许可产生的利益在权利人之间如何进行分配等问题，各国应对的规定以也不尽相同。

例如，根据美国《专利法》第262条^[1]，专利权的各个共同所有人可以实施其专利，并提出要约，即可以单独对外进行许可，无需取得其他共有人的同意。通过许可获得的使用费也不需要在共有人之间进行分配。

我国《专利法》第15条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”由此可见，我国对于第三方实施共有专利权的限制仍然较大，侧重于保护权利共有人的同时必然就一定程度上阻碍了专利的应用。我国之所以规定在共有人单独许可的情形之下只能为普通许可，也是考虑到共有人可能会涉及共同侵权的情形。^[2]值得注意的是，该规定与我国对共有技术秘密许可的规定存在明显的区别。《合同法》第341条规定，合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。没有约定或者约定不明确，当事人均有使用和转让的权利。又依据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条，当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密，并独占由此所获利益的权利。这表明，在技术秘密的共有情形下，共有人可以不经其他共有人的同意自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密，且由此所获利益的权利可以独自享有。

但是在著作权领域则存在特殊性。根据我国《著作权法》第13条，两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权，但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。该条表明，当合作作品不可分时，共同创作人对整个作品享有著作权，因此，若共有人希望单独许可他人使用该作品时，需要征得其他权利人同意。当合作作品可分时，虽然合作作品的创作人对于各自创作的部分享有单独的著作权，意味着共有人可以单独许可他人使用自己创作的那一部分，但前提条件是，这种许可他人部分使用的行为不能破坏该合作作品整体的著作权。

被许可人一般是自然人、能够独立支配其财产的法人或其他组织，他们可以在被许可的范围内对许可人的知识产权实施和利用。

（二）客体

合同的客体即合同的标的，不同于标的物。在知识产权许可中，标的物包括著作权意义上的作品、商标、专利技术与发明、集成电路布图设计、计算机软件等，指向的是信息本身。而许可合同的客体应该是基于这些信息占有、使用、收益、处分的权利，即几乎所有类型的知识产权都可以成为许可合同的客体。它可以是许可人享有的全部权利，也可以是其中的一部分。

在诸多研究开发合同中，当事人通常会对研发过程中可能产生的知识产权进行许可和转让。为避免后续纠纷的产生，双方应对该知识产权做出明确而详细的界定。此外，非专利技术也可以作为许可合同的客体。它与专利技术的最大区别在于其价值体现在自身的秘密性，一旦秘密性被破坏，该技术对于其所有者而言便丧失了经济价值。为了提高某一被许可知识产权的价值，非专利技术也会连同一起进行许可，当然被许可人也因此需要履行更高的保密义务。

（三）内容

知识产权许可合同的内容表现为合同的条款，由于知识产权的类型不同，合同的条款当然也会有所差异。但知识产权许可合同中一般条款包括权利范围、地域限制、期限、许可费用、保证条款、保密条款等。

三、许可合同的条款

（一）范围

简而言之，许可合同的范围是指被许可人在哪一地区、何种领域、享有哪些可实施的知识产权的权利。为了实现利益的最大化，权利人通常会对其将要许可的知识产权的实施范围作出一定限制。主要包括地域限制、行业限制和权利范围的限制。

1.地域范围

知识产权具有地域性的特点，它只在承认其效力的地域才能发挥作用。倘若某一地域并不存在该知识产权，那么其他人对该知识产权的实施行为一定不会构成侵权，行为人也不必为避免侵权的产生而支付使用费、获得权利人的许可，而权利人则需要在承认其权利有效性的不同地域中分别进行许可。

另外，地域限制通常会涉及权利用尽的问题。一旦经知识产权权利人的同意，其产品被销售至某一地域，则该产品便可以在该领域自由流通，不需要再次获得权利人的许可。通常而言这种限制不能跨越国界，但欧盟是个例外。许可人往往将欧盟作为一个整体，在其成员国内针对某一产品授予了许可以后，就意味着该产品可以在欧盟成员国内自由流通、转卖。值得注意的是，此处的权利用尽仅限于销售权。对于其他权利的实施，行为人为避免侵权的发生仍需获得权利人的许可。

为避免地域限制产生的不确定和混淆，通常的做法是在许可协议后附上地图，详细标明允许权利实施的地域范围。

2.行业范围

知识产权的事实与商业活动息息相关。对于同一项知识产权而言，它可以用于不同的领域。最典型的例子是医药专利。就某一药品的成分而言，它可以用来治疗不同的适应症，专利权人可以对不同的适应症领域的使用分别进行许可，从而实现利益的最大化。当然，如果许可协议中并未注明此限制，则将可能被默认为该协议对所有领域的使用均有效。

3.权利范围

知识产权的财产性权利内容十分丰富，正如前文所述，权利人可以对其享有的所有权利进行许可也可以仅许可其中的一部分。例如，专利权的客体可以是产品也可以是方法。依据我国的《专利法》第11条，专利权的内容包括任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对以上所有的“实施”专利的行为权利人均有权进行许可。如果权利人只向被许可人许可了“销售”的权利，那么被许可人对专利权的实施仅限于“销售”，其他的制造、使用、进口等行为将面临侵权的风险。若被许可人仍需从事此类活动，可以向权利人为此提出单独的许可请求。若许可合同中没有就权利范围作出限制，一般理解为许可人默示许可了他所享有的所有权利。

（二）期限

一般而言，许可合同自双方签订之日起生效。合同双方也可以约定生效的日期与生效的条件，例如被许可人出于融资的需要，可以与许可人约定，将完成融资目标作为许可合同生效的条件。在有些国家，对某些涉外知识产权许可合同需报相关部门审批通过后方能生效，例如药品专利的许可合同一般都需要上报国家知识产权管理机关进行审核。为此，合同双方需要审慎确认是否在该地域存在相关的限制条件。

许可合同的期限分为两种，一种是固定型的；另一种是非固定型的。固定型的许可合同有效期是指合同的效力随知识产权保护期的终结而终结。非固定型的期限是指，许可合同可能会因为其他事由而终止，因而不规定具体的保护期限。例如，专利权在实施阶段可能面临来自第三方的侵权或宣告无效的诉讼。根据一般原则，权利人若败诉，许可合同将自动终止。当然，为了保证被许可人在支付高昂的许可使用费后，至少能弥补其成本，建议合同双方协商后规定最短期限。这样至少可以允许被许可人在该期限内能收回投资成本。

（三）许可使用费

被许可人获得许可后可以采取诸多方式向许可人提供报酬，例如交叉许可、股价、期权等等。当然，最常见的报酬形式是许可使用费，这也是权利人基于其享有的知识产权获得收益的主要来源之一。许可使用费的确定以及支付方式是知识产权许可合同中的重要内容，倘若处理不当，容易引发争议。由于许可使用费需要在被许可的知识产权投入使用并产生经济效益后才能最终得以确定，许可人往往会要求被许可人提前支付一部分，而在后期投产实施的过程中，若出现新的进展，许可人也可以要求对许可使用费进行相应调整。总之，关于许可费的支付方式和计算方法，双方均应该在协定中详细说明，避免后续纠纷的产生。

1.支付方式

（1）前向支付（up-front payment）

该方式也称为预付，它最大的特点在于简便、易操作。许可人不必追踪被许可人的销售业绩以及实施其许可权利的具体情况，也不用担心被许可人在市场上的地位以及是否有破产的可能。之所以会出现这种支付形式，主要是考虑到知识产权在实施的初期不能立即产生经济效益，对于许可人而言这种等待成本较为高昂。尤其像一些高新企业或药企，它们在与其他公司签订许可合同时，有一些技术或产品可能仍处于开发阶段，在投产销售获得利润之前还需要一段相当长的时间。如果许可人长时间不能获得任何报酬，可能会出现资金困难而对其研发造成非常不利的影响。因此，预付款可以有效地弥补许可人前期的成本，加速技术研发与投产的过程，更早实现知识产权的资本化。

通常而言，预付款可以作为许可费的一部分，即在知识产权正式投产并获得实际效益后，基于此产生的许可费用可以相应地降低，降低的部分视为已由预付款填补。另外，也有以预付款代替许可使用费的情形，即在初期一次性付清。这种做法不值得推荐。原因在于，一方面，具体投产获得的效益难以准确预估，易出现较大的偏差，对双方均不利。另一方面，许可人承担巨大的风险，例如被许可人破产、投产实施效果不佳或根本无法进入市场等可能。因此，一般只有涉及资金数额小或者项目可细分的情况下，才使用这种以预付款代替许可费的办法作为报酬。最为保险的做法是，在协议中明确指出在何种情形下，预付款可以退还，以及是否可以用预付款抵销后期产生的部分许可费。这样就较为合理地降低了双方的风险。

（2）分期支付（milestone payment）

该方式经常出现在专利技术的许可合同中。被许可人可以依据技术的开发情况向许可人支付使用费。由于技术研发周期较长，且在开发阶段技术人员可能面临许多技术壁垒，具有不稳定性，被许可人通常不会贸然一次性支付所有的费用，而是选择分阶段或是在技术研究出现显著进展时进行支付。这样不但对许可人的技术研发产生激励作用，调动研发人员的积极性，而且可以缓解被许可人的资金压力。

2.计算方式

许可使用费往往与应用被许可的知识产权制造的可以独立销售的产品挂钩，更准确地说，是与运用该知识产权的产品的实际销售情况密切相关。根据具体的销售情况设定相应的许可费率来计算最终的使用费也是十分常见的计算和支付方法。它实现了许可人与被许可人共同承担风险、共享利益的双赢局面。一方面，许可人自身所获得的使用费与被许可人经营知识产权所获得的收益相关联，为了保证自身利益，许可人会更加勤勉的督促被许可人积极地实施其知识产权；另一方面，被许可人为了使自己的利益最大化，谋求与许可人之间更为深入广泛的合作，也会尽自己最大的努力实施。

计算许可费最关键的一步在于选准计算的基数，具体有以下三种方式：

（1）基于产品数量

以产品的销售数量作为计算基准相对而言较为容易控制，它不受价格与汇率波动的影响。

（2）基于产品销售额

该方法更加灵活多变，它取决于被许可人对于产品的定价以及产品的销售数量。这意味着被许可人有更大的调整产品销售价格的空间，从而保证其市场地位，保护许可人免受市场波动的影响。在使用该方法时需要注意净销售价的范畴，是否包含关税、运费、保险、其他手续费等等；如果仅有零部件上使用了知识产权，是以部件的价格还是以成品的价格来计算净销售额；由于关联企业内部的价格远低于市场价，那么这一部分的销售额是否也应该囊括其中等等，诸如此类的问题都是需要在许可费计算方式中明确约定的。

（3）基于净利润

这种方法能够更好地反映被许可人的经济效益，但是从许可人的角度而言，应该尽量避免这种做法。因为净利润的确定必须涉及成本的大小，虽然销售额较为容易确定，但与销售额直接相关的成本却是一个十分模糊的概念，如何将这部分的成本与公司整个运营过程中产生的成本加以区分，如何确保被许可人不会对其中的数据进行操纵、篡改、虚报账目等等，都非常棘手，给许可人带来诸多不确定性。

确定许可使用费的计算基准后，下一步便是确定使用费率。由于许可费率的大小由许可协议中知识产权的价值所决定，而且因行业的不同、地域范围的不同而各异。通常许可当事方在合同中不会明确约定许可费率的固定值，而是给出一个浮动区间，根据市场情况以及产品的销售状况来确定。对于与技术相关的知识产权协议，由于某些国家可能不存在协议中所涉及的专利，而仅对其中的技术秘密加以保护，那么就有必要针对专利技术与技术秘密分别设定不同的许可费率。

由于许可使用费的计算方法非常复杂，为了保护各方利益，许可当事人往往会采取诸多措施，例如在协议中附上演算方法的模板，约定最低使用费与最高使用费的标准等。最低使用费可以确保许可人免受被许可人不佳业绩的影响，即使被许可人没有获得良好的经济效益，也需要向许可人支付最低许可费。如果没有最低使用费的规定，许可人至少应该在合同中约定，在被许可人无法完成业绩要求的情况下，许可人有权终止合同，避免因为被许可人的懈怠，在获得许可后不积极实施，而使得知识产权的价值难以实现。

许可当事方还应当就许可费的支付日期、货币种类、财务审计日期及相关费用等事项进行约定。

（四）保证条款

知识产权许可过程中存在一些不可避免的风险和不确定性。例如，权利的归属问题。虽然许可人声称自己是该知识产权的权利人，但权利是否真正有效，是否存在其他的权利共有人，仍处于开发阶段的技术或产品是否会产生新的知识产权及其权属如何确定等等，都是不确定的，可能权利人本人也难以做出保证承诺。但对于其中某些问题被许可人仍然可以寻求相应的保证，如被许可人可以要求许可人保证其所享有的知识产权的完整性。尤其是在知识产权经过多次许可与转让后，许可人可能并不是真正的权利所有人，而无权许可是可以直接导致许可协议无效的。因此，被许可人需要在接受许可协议之前对许可人的主体资格进行调查，当然，同时也可以寻求许可人的保证。另外，在履行许可协议的过程中，可能出现第三方的侵权行为或者该知识产权被宣布无效。在这种情形下，被许可人可以请求许可人介入，参加诉讼程序，维护知识产权的效力，并且可以就许可费进行相应的调整。当然所有相关事项需要在许可协议中事先约定。后文还将对该条款在不同类型的知识产权许可协议中进行讨论。

（五）保密条款

由于知识产权许可的实际操作过程中可能涉及技术秘密、商业秘密，而合同的条款本身也属于经营秘密，故许可合同中常常会设置保密条款。保密条款一般包括保密对象、保密方式、保密期限、保密要求、泄密责任等。这些条款不仅仅禁止当事方向第三方披露保密信息，而且还会限制当事方自身对保密信息的使用。一般而言，有明显保密标记的文件信息肯定是保密的，但本质上具有商业价值和技术价值的信息也应属于保密信息，因此需要在协议中声明保密信息的范围。另外，还需要规定接触保密信息的人员，人员的数量也必须控制在一定范围之内，否则信息的秘密状态难以维持。

值得一提的是，倘若当事方是通过第三方的渠道，或者以合法途径自行发现协议中的技术秘密，是否仍对其负有保密义务？对此，双方可以在签订协议之前进行协商。由于在该阶段，部分秘密信息可能需要提前披露，因此，当事方往往会在许可协议正式签订之前订立一份单独的保密协议。一旦许可协议最终达成，该保密协议也常常为许可协议中的保密条款取代。

四、许可合同的效力

合同当事方可以规定实质性违约的情形，当在此类情形出现时，另一方有终止合同的权利。例如，被许可人未达到许可时约定的业绩要求是否算违约，对此双方可以进行协商后作出规定。由于许可人通常会以被许可人的销售业绩作为许可使用费的参考标准，如果被许可人没有作出足够的努力达到其业绩要求，对于许可人而言其经济利益将会受到损害，尤其是在独占许可的情形下，许可人因此而蒙受的损失更加严重，因此，双方可以考虑将未达到业绩要求作为违约事由。当出现此情形时，许可人有权终止该合同，或者将独占许可合同直接转变成非独占许可合同。

由于许可合同的终止对于合同双方均会产生一定的不利后果，尤其是对被许可人而言，这意味着前期的投资都将付诸东流。因此，在作出该决定前，双方必须十分审慎，也有必要对宽限期作出相关规定，即在出现违约的情形下，允许违约方在一定期限内对此作出反应，而不是合同立即自动终止。如果违约方在得知自己的行为构成违约情况下，仍不采取任何补救措施，那么非违约方有权终止许可合同。

此外，知识产权许可合同的效力很大程度上取决于该知识产权的效力和状态。权利人对于仍处在申请状态中的专利可以进行许可，并收取一定比例的许可使用费。但是由于该专利的状态仍然具有较高的不确定性，当事人在协商过程中应当明确：是否当专利未获得授权时仍然为此许可；合理的许可费比例是多少，是否允许依据最终的专利申请结果进行相应的调整；倘若专利申请失败，许可人是否需要返还已获得的许可费等等。